PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SÁNG CHẾ CỦA NHẬT BẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

Lê Thị Hoàng Thanh*

Trương Hồng Quang**


I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong số các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thì bồi thường thiệt hại được xem là biện pháp bảo vệ có tính thiết thực và mang lại hiệu quả cao. Điều này được thể hiện trên hai phương diện: Thứ nhất, đối với chủ sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, biện pháp này sẽ giúp họ có thể bù đắp được những tổn thất về mặt kinh tế mà họ đã phải gánh chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra. Thứ hai, đối với người đã thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì bồi thường thiệt hại tác động bất lợi tới tài sản của người vi phạm, ngăn ngừa khả năng tiếp tục xâm phạm. Bài viết này sẽ phân tích việc bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền sáng chế tại Nhật Bản theo quy định của pháp luật Nhật Bản và phán quyết của Toà án.

Cũng như hầu hết các nước ở Châu Á, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Nhật Bản diễn ra khá phổ biến và phức tạp. Trước sức ép của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO và các Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, chính quyền Nhật Bản đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ[1].

Theo hệ thống pháp luật Nhật Bản, quyền sở hữu trí tuệ khá rộng với hai loại: pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp và pháp luật về quyền sở hữu không mang tính công nghiệp. Có 4 quyền sở hữu công nghiệp gồm: Quyền sáng chế; Giải pháp hữu tích; Quyền thiết kế; Quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá. Có 5 quyền sở hữu không mang tính công nghiệp được ghi nhận trong pháp luật Nhật Bản: Quyền tác giả; Thiết kế bố trí mạch tích hợp; Tên thương mại; Bí mật thương mại; Quyền đối với giống cây trồng. Việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được thực hiện bằng ba biện pháp chính: biện pháp hành chính, biện pháp hình sự và biện pháp dân sự. Và bồi thường thiệt hại là một trong các biện pháp dân sự hữu hiệu để chống lại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, khắc phục những ảnh hưởng mà người bị xâm hại gánh chịu.

Trên thực tế, việc yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng thủ tục tố tụng dân sự rất mất thời gian, khó khăn trong việc xác định chứng cứ, tính toán mức thiệt hại nên hầu hết những người bị xâm hại e ngại với việc khởi kiện người xâm hại tại Toà án vì hết sức khó khăn trong việc tìm đủ chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế. Đại bộ phận những người bị xâm hại đề nhờ đến luật sư gửi giấy cảnh cáo tới người xâm hại, yêu cầu người xâm hại chấm dứt hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thương lượng để bù đắp một khoản tiền (với những vi phạm quyền sở hữu sáng chế thông thường người bị xâm hại yêu cầu người xâm hại ký hợp đồng sử dụng sáng chế, trả tiền cho việc sử dụng sáng chế đó). Việc giải quyết với nhau bằng phương pháp hoà giải thành là rất nhiều, ít khi đưa đến tố tụng Trong trường hợp việc hoà giải, thương lượng không thành công, người bị xâm hại quyền sở hữu trí tuệ có làm đơn đến toà án yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để đình chỉ vi phạm, sau đó làm thủ tục tố tụng dân sự. Các tranh chấp dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ do Toà án cấp tỉnh giải quyết[2].

II. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NHẬT BẢN

1. Áp dụng quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại tại Điều 709 Bộ luật dân sự Nhật Bản

1.1. Điều kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (do hành vi sai lầm dân sự thông thường)

Điều 709 Bộ luật Dân sự của Nhật Bản quy định về hành vi dân sự như sau: “Người nào cố ý hay sơ suất mà xâm hại quyền lợi của người khác thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh từ hành vi đó”. Điều kiện cần thiết để quy định hành vi xâm hại dân sự ở đây là:

– Có hành vi bất hợp pháp: Hành vi bất hợp pháp là hành vi xâm hại quyền lợi được pháp luật thừa nhận hay các lợi ích được pháp luật bảo hộ.

– Người thực hiện hành vi bất hợp pháp có sự cố ý hoặc sơ suất.

Có thiệt hại xảy ra. Thiệt hại có nhiều dạng khác nhau như vật sở hữu bị phá huỷ thì mức thiệt hại được tính dựa trên tiêu chuẩn giá cả của vật đó trên thị trường. Ngoài ra nếu bán vật ấy mà có lãi thì khoản lãi lẽ ra phải có nếu bán đi (lợi nhuận bị thất thoát) cũng có thể trở thành mức thiệt hại

Có quan hệ nhân quả thoả đáng giữa hành vi bất hợp pháp và thiệt hại.Giữa hành vi bất hợp pháp và thiệt hại cần có quan hệ nhân quả tức là nếu không có hành vi bất hợp pháp thì không có thiệt hại. Mặt khác cần phải làm sáng tỏ thiệt hại có quan hệ nhân quả thoả đáng với hành vi bất hợp pháp, tức là cần phải chứng minh nếu có hành vi bất hợp pháp thì thiệt hại thường phát sinh. Hoặc trong trường hợp không thể nói thường phát sinh, nhưng khi thiệt hại phát sinh vì lý do đặc biệt mà lý do đặc biệt đó đương sự dự kiến được hoặc đã có thể dự kiến được thì có thể nói rằng thiệt hại đó có quan hệ nhân quản thoả đáng với hành vi bất hợp pháp.

1.2. Áp dụng trong trường hợp bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Xâm hại quyền sở hữu trí tuệ là xâm hại quyền lợi của người khác, bị xem là hành vi sai lầm dân sự. Người có hành vi xâm hại phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà chủ sở hữu phải chịu do hành vi sai lầm dân sự gây ra. Tuy nhiên, đặc trưng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ là đây không phải là quyền sở hữu đối với vật hữu hình mà là vật vô hình nên việc bảo hộ cũng có những đặc trưng riêng. Bởi vậy, ngoài việc áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại thông thường (theo Điều 709 BLDS Nhật Bản) còn có quy định riêng để tính toán mức bồi thường thiệt hại.

– Hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ: người nào không được sự cho phép, cũng không có lý do pháp luật thừa nhận mà sử dụng sáng chế, tác phẩm nghệ thuật, nhãn hiệu hàng hoá… có bằng bảo vệ của người khác thì xem là xâm hại quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Để xác định trách nhiệm bồi thường thì việc xác định một sản phẩm được chế tạo và bán có thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hay không là vấn đề rất quan trọng.

– Người thực hiện hành vi bất hợp pháp có sự cố ý hoặc sơ suất. Luật Quyền sở hữu sáng chế đã có quy định đặc biệt về giả định sự sơ suất. Sáng chế, đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu sáng chế là vật vô hình nên rất khó quản lý về mặt vật chất và khó lập chứng cứ rằng bị đơn là cố ý hay sơ suất. Mặt khác nội dung của sáng chế được công khai trên công báo sáng chế. Chỉ có hành vi có tính cách nghề nghiệp là bị xem xâm hại quyền sở hữu sáng chế, do đó người có dính líu đến sáng chế này thường là người có chuyên môn trong ngành. Vì vậy Điều 103 Luật Quyền sở hữu sáng chế giả định rằng trong hành vi xâm hại có sự sơ suất. Nếu người có hành vi xâm hại không chứng minh được rằng mình đã không có sơ suất thì bị xem là có sơ suất. Trên thực tế một khi đã lập được chứng cứ về hành vi xâm hại thì hầu như khó có thể chứng minh được mình không có sơ suất.

– Sở hữu trí tuệ là vật vô hình nên không dễ nhận biết thiệt hại như việc một vật bị làm vỡ, bị phá huỷ. Vì vậy sự thất thoát lợi ích lẽ ra phải có nếu không có hành vi xâm hại được xem như là nguyên tắc chính để tính thiệt hại, ví dụ số lượng hàng bán ra và lợi nhuận của người vi phạm là căn cứ để tính thiệt hại hoặc vì hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ của bị đơn mà doanh thu của nguyên đơn bị giảm thì phần bị giảm được xem là thiệt hại. Ngoài ra, trong trường hợp do sự xâm hại, sản phẩm của bị đơn được tung ra thị trường làm cho nguyên đơn phải giảm giá bán sản phẩm thì mức giảm giá ấy cũng được xem là thiệt hại. Và nếu do hành vi xâm hại của bị đơn mà mức thu phí của nguyên đơn bị giảm thiểu thì mức giảm ấy được xem là thiệt hại. Việc tính toán thiệt hại được quy định khá kỹ ở Điều 102 Luật Sáng chế, Điều 114 Luật Quyền tác giả, Điều 38 Luật Nhãn hiệu hàng hoá…

Cần phải lưu ý rằng, ở Nhật Bản không có chế độ bồi thường có tính chất trừng phạt. Chế độ bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Nhật Bản dựa trên nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Bộ luật dân sự kết hợp với những quy định đặc thù của pháp luật về sở hữu trí tuệ, việc xác định trách nhiệm, mức bồi thường thiệt hại nhằm mục đích bù đắp tổn thất mà người bị hại đã chịu do hành vi sai lầm dân sự nhưng không thừa nhận sự bồi thường có tính chất trừng phạt vượt quá tổn thất thực tế[3]. Một số khoản tiền cũng không được tính toán để ấn định mức bồi thường chẳng hạn như phí luật sư; bồi thường theo quy định của pháp luật (với vi phạm quyền tác giả).

– Quan hệ nhân quả thoả đáng của hành vi bất hợp pháp và thiệt hại là quan hệ nhân quả thoả đáng giữa hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ với mức giảm thiểu trong doanh thu của nguyên đơn, giữa hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ với giá bán sản phẩm của nguyên đơn, giữa hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ với sự giảm thiểu mức thu phí (nếu có). Việc chứng minh thiệt hại phát sinh và quan hệ nhân quả thoả đáng là rất khó. Việc bán sản phẩm được số lượng bao nhiêu, hay bán được với giá bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau không chỉ là do xâm hại quyền sở hữu sáng chế mà còn do công nghệ riêng của bị đơn, do hiệu quả quảng cáo, nỗ lực tiếp thị… hoặc sản phẩm có vi phạm chỉ có một bộ phận, một chi tiết là xâm hại quyền sở hữu sáng chế. Tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế giá bán, số lượng bán có thể thay đổi. Do đó, có rất nhiều trường hợp rất khó mà chứng minh được rằng mức giảm trong doanh thu của nguyên đơn, mức giá bán của nguyên đơn hay mức giảm phí sử dụng sáng chế mà lẽ ra nguyên đơn thu được chỉ bắt nguồn từ hành vi xâm hại quyền sở hữu sáng chế.

Có thể khẳng định rằng trong 4 yếu tố nói trên thì quan trọng nhất là xác định hai yếu tố: hành vi vi phạm[4] và xác định thiệt hại[5].

2. Quy định đặc biệt trong quá trình tố tụng liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Trong các vụ việc về xâm hại quyền sở hữu trí tuệ, việc xác định mức thiệt hại là vấn đề mấu chốt để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp xác định thiệt hại để làm căn cứ bồi thường số lượng sản phẩm của bị đơn đã chuyển nhượng, mức lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do chế tạo và bán sản phẩm của bị đơn là yếu tố rất quan trọng. Nhưng để làm rõ mức lợi nhuận của bị đơn, trước đó phải điều tra xem số lượng sản phẩm của bị đơn đã được chuyển nhượng, giá bán, các chi phí… Trong trường hợp áp dụng phương pháp tính phí sử dụng sáng chế, quyền tác giả thì cũng cần phải xác định doanh thu số tiền bán sản phẩm của bị đơn rồi nhân với tỷ suất phí sử dụng. Như vậy, về cơ bản việc tính toán số lượng sản phẩm của bị đơn đã được chuyển nhượng là vấn đề quan trọng nhất, dù áp dụng phương pháp nào để tính mức thiệt hại thì đều cần có các thông tin về số lượng sản phẩm của bị đơn đã được chuyển nhượng, về chi phí chế tạo bán ra. Vấn đề là sổ sách ghi chép số lượng sản phẩm đã được chuyển nhượng lại nằm trong tay của bị đơn, nên bị đơn thì biết rõ nhưng nguyên đơn thì không thể biết. Nếu vậy thì không thể có chứng cứ về mức thiệt hại và cuối cùng không thể tính được mức bồi thường thiệt hại. Bộ luật Tố tụng dân sự Nhật Bản đã có quy định cho phép Toà án ra lệnh cho các bên đương sự xuất trình giấy tờ gọi là mệnh lệnh xuất trình giấy tờ. Trong việc giải quyết các vụ việc xâm hại quyền sở hữu sáng chế, nhiều trường hợp chứng cứ thuộc về bên xâm hại nên mệnh lệnh xuất trình đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu thập chứng cứ, do đó Điều 105 Luật Sáng chế một lần nữa được khẳng định: “theo yêu cầu của nguyên đơn, Toà án có thể ra lệnh cho bị đơn xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc tính toán mức thiệt hại do hành vi xâm hại“. Trường hợp phía nguyên đơn có yêu cầu toà ra mệnh lệnh xuất trình giấy tờ nhưng giấy tờ bị yêu cầu xuất trình đó có liên quan đến bí mật kinh doanh của bị đơn và bị đơn có lý do chính đáng để từ chối không xuất trình thì toà án không thể ra lệnh xuất trình. Tuy nhiên, về phía toà án nếu không xem giấy tờ ấy thì không thể phán đoán là bị đơn có lý do chính đáng để từ chối xuất trình hay không. Khi toà thấy rằng cần phải xét lý do từ chối của bị đơn, có chế độ cho phép chỉ có toà án được xem giấy tờ của bị đơn (còn gọi là incamera), và người khác ngoài toà án không được xem. Sau khi qua các thủ tục như thế và thấy rằng bị đơn có lý do chính đáng để từ chối xuất trình giấy tờ thì toà án bác đơn yêu cầu của nguyên đơn. Nhưng nếu toà thấy rằng bị đơn không có lý do chính đáng để từ chối thì toà ra lệnh cho bị đơn phải xuất trình. Trong trường hợp bị đơn đồng ý, giấy tờ được đưa ra như là chứng cứ và mức thiệt hại được tính toán trên giấy tờ ấy. Trong trường hợp bị đơn đồng ý, giấy tờ được đưa ra như là chứng cứ và mức thiệt hại được tính toán trên cơ sở giấy tờ ấy. Trong trường hợp bị đơn không tuân theo mệnh lệnh xuất trình, toà có thể nhận định rằng yêu cầu của nguyên đơn là hợp lý, do đó bị đơn không chịu xuất trình giấy tờ là vi phạm mệnh lệnh thì toà án có thể nhận định theo hướng bất lợi cho bị đơn. Trong thực tế tố tụng về quyền sở hữu sáng chế, đối với phía bị đơn, nếu bị toà phán quyết là vi phạm mệnh lệnh xuất trình giấy tờ sẽ rất bất lợi nên thông thường bị đơn tự nguyện xuất trình các sổ sách của mình để làm chứng cứ. Quy định về quyền yêu cầu xuất trình giấy tờ được quy định tại Điều 114-3, Điều 114-4 Luật Quyền tác giả[6]:

“Điều 114-3. Các tài liệu đệ trình

1. Trong vụ kiện liên quan đến sự xâm phạm bản quyền, quyền công bố hoặc quyền liên quan, tòa án có thể  theo yêu cầu của một bên, yêu cầu các bên đệ trình các văn bản cần thiết để chứng minh hành vi xâm phạm hoặc để tính toán thiệt hại do hành vi xâm phạm đó gây ra, miễn là điều này không được áp dụng nếu người chiếm giữ các văn bản này từ chối đệ trình chúng vì lý do chính đáng.

2. Tòa có thể yêu cầu người chiếm giữ các văn bản này đệ trình chúng nếu cảm thấy cần thiết để xét xử cho dù lý do nói tại khoản trên là chính đáng. Trong trường hợp này, không ai có quyền yêu cầu sự công bố các văn bản trên.

3. Các quy định nói tại hai khoản nói trên sẽ được áp dụng, với những sự sửa đổi thích đáng về chi tiết, đối với việc công bố với mục đích kiểm tra một cách cần thiết để chứng minh hành vi xâm phạm trong vụ án”.

“Điều 114-4 Nghĩa vụ giải thích của các bên liên quan đối với người định giá

Trong vụ kiện liên quan đến sự xâm phạm bản quyền, theo yêu cầu của một bên, khi tòa án yêu cầu đánh giá các yếu tố cần thiết để tính tóan thiệt hại phát sinh do hành vi xâm phạm nói trên, các bên liên quan sẽ giải thích các vấn đề đó cho người định giá”.

III. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SÁNG CHẾ

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ pháp lý của hệ thống quyền sở hữu sáng chế của Nhật Bản là Luật Sáng chế (Luật số 121, 1959), được sửa đổi bởi luật số 220 ngày 22/12/1999 và Luật giải pháp hữu ích-Utility Model law (Luật số 123, 1559)[7]. Văn bản luật này đã được sử đổi nhiều lần để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và kinh tế. Văn bằng sáng chế là căn cứ để xác định quyền sở hữu sáng chế, được áp dụng để bảo vệ cho một ý tưởng kỹ thuật mà ý tưởng này “đáp ứng được những điều kiện tiên quyết về tính hoàn toàn mới, tính hữu ích và có những sáng tạo không hiển nhiên“- Điều 2 Khoản 1 Luật Sáng chế. Có ba điều kiện để cấp bằng sáng chế được quy định tại Điều 29 Luật Sáng chế:

1. Bất cứ người nào tạo ra một phát minh mà có thể sử dụng được trong công nghiệp thì đều được cấp bằng sáng chế cho phát minh đó trừ những ngoại kệ về những phát minh sau:

(i) Một phát minh đã được biết công khai tại Nhật Bản trước khi nộp đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế;

(ii) Một phát minh đã được sử dụng công khai tại Nhật Bản trước khi nộp đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế;

(iii) Một sáng chế đã được mô tả trong sách báo được xuất bản tại Nhật Bản hoặc ở bất kỳ một nước nào trước khi có đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế.

2. Nếu có một phát minh mà sẽ được sáng tạo một cách dễ dàng bởi một người có kiến thức bình thường trong lĩnh vực kỹ thuật, trước khi nộp đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế, trên cơ sở những phát minh mà đã được nói đến ở bất kỳ điều khoản nào ở trên thì nó sẽ không được coi là một sáng chế, bất kể những quy định ở khoản này.

2. Xác định hành vi vi phạm

Một người sử dụng một phát minh đã được cấp bằng sáng chế như là một việc kinh doanh mà không được phép của người chủ sở hữu quyền sáng chế hoặc quyền sử dụng tuyệt đối là đã vi phạm quyền sáng chế. Điều 68  Luật Sáng chế quy định “Chủ sở hữu sáng chế có quyền tuyệt đối sử dụng phát minh đã được cấp bằng sáng chế của mình như là một việc kinh doanh; tuy nhiên, với điều kiện nếu quyền sử dụng tuyệt đối được thiết lập về quyền sáng chế thì nó sẽ không được áp dụng trong phạm vi chủ sở hữu của quyền tuyệt đối để sử dụng một cách tuyệt đối có quyền sử dụng phát minh đã được cấp bằng sáng chế nói trên.

Thuật ngữ về “sử dụng” (jisshi) được định nghĩa trong Điều 2 – Khoản 3 bao gồm các hành vi sau:

(i) Đối với phát minh một vật (mono), thì các hành vi sản xuất, sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê hoặc xuất khẩu, hoặc có lời chào về chuyển nhượng hoặc cho thuê (bao gồm việc thể hiện mục đích chuyển nhượng hoặc cho thuê về vật này.

(ii) Đối với phát minh một quy hình (hoho), các hành vi sử dụng quy đình này.

(iii) Đối với phát minh một quy trình sản xuất một vật, ngoài những hành vi được quy định ở Điểm ii nói trên, thì còn có hành vi như sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê, xuất khẩu, hoặc có lời chào về chuyển nhượng, cho thuê những vật mà được sản xuất bởi quy trình này”.

Trong một vụ kiện về vi phạm sáng chế, việc vi phạm về sản phẩm hoặc một quy trình của bị đơn đã rõ ràng thì phải so sánh với phạm vi kỹ thuật của phát minh đã được cấp bằng sáng chế của nguyên đơn để xác định liệu sản phẩm và quy trình của nguyên đơn có thuộc vào phạm vi kỹ thuật mà vì vậy có sự vi phạm sáng chế của nguyên đơn. Luật Sáng chế của Nhật Bản đã quy định một loạt các quy định đối với việc xác định phạm vi kỹ thuật của một phát minh đã được cấp bằng sáng chế. Một là, theo Điều 70 – Khoản 1, phạm vi kỹ thuật của một phát minh đã được cấp bằng sáng chế phải được xác định trên cơ sở bản miêu tả về “ phạm vi yêu cầu được đối với cáp bằng sáng chế” (tokkyo siekyu no hani). Hai là, thuật ngữ được dùng trong phạm vi yêu cầu phải được giải thích theo nghĩa mô tả khác với phạm vi yêu cầu trong bản ghi chi tiết kỹ thuật một phát minh mới và bản vẽ kỹ thuật được gửi kèm theo đơn yêu cầu bằng sáng chế (Điều 70 – Khoản 2). Ba là, sự mô tả được gửi kèm theo đơn xin cấp bằng sáng chế mà trừu tượng (yoyakusho) thì sẽ không được xem xét đến (Điều 70 – Khoản 3).

Chính vì vậy, trong một vụ kiện về vi phạm sáng chế, Toà án bắt buộc phải giải thích về “phạm vi kỹ thuật” của bằng sáng chế của nguyên đơn để tìm ra liêu sản phẩm và quy trình sản xuất của bị đơn có thuộc vào phạm vi yêu cầu của nguyên đơn hay không và vì thế đã cấu thành hành vi vi phạm một số những quy định không thành văn về việc giải thích các yêu cầu; Học thuyết Tương tự (kintobutsu riron) và Học thuyết Phủ nhận trước (hotai kinhangen riron).

Học thuyết Tương tự có thể được viện dẫn trong khi xác định khả năng cấp bằng sáng chế cho một phát minh đang nộp đơn xin cấp bằng có liên quan đến tri thức, kỹ thuật trước đó, hoặc viện dẫn trong khi tìm ra vi phạm đối với một phát minh đã được cấp bằng sáng chế bởi các hành vi vi phạm đã rõ ràng. Trong một vụ kiện vi phạm sáng chế, Học thuyết này có thể được đưa ra để trránh một kết quả khắt khe đối với người sáng chế theo sự giải thích theo nghĩa đen về phạm vi kỹ thuật của một phát minh đã cấp bằng sáng chế sáng chế có liên quan. Trong vụ án thứ nhất đã phân loại các điều kiện về việc tìm ra một điểm tương tự trong sản phẩm hoặc quy trình của bị đơn, đó là vụ Badische Anilin und Soda Fabrik kiện Sekisui Kagaku Kogyo K.K Toà án cho rằng “một chất liệu tương tự hay một quy trình tương tự là một khái niệm được sử dụng trong việc tìm ra các nét giống nhau đối với một phát minh đã được cấp bằng sáng chế có liên quan khi, trên tinh thần của ý tưởng kỹ thuật của một phát minh đã được cấp bằng sáng chế trước đó thì một chất liệu hoặc một quy trình nào đó có cùng những chức năng như là những yếu tố kỹ thuật của phát minh đã được cấp bằng sáng chế này, và điều đó khiến cho việc một chuyên gia kỹ thuật có một kiến thức rất phổ thông cũng có thể phát minh được tại thời điểm mà anh ta nộp đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế”. Tương tự như Toà án trong vụ Badische, Toà án trong vụ K.K Tsubakimoto Seiko kiện THK K.K năm 1998 đã hơi miễn cưỡng thừa nhận yêu cầu của chủ sở hữu sáng chế về tính tương tự cho đến khi Toà án Tối cao đã tuyên bố về những điều kiện để áp dụng Học thuyết này.

Trong vụ án này, nguyên đơn là THK K.K, đã kháng cáo lên Toà án Tối cao, là chủ sở hữu của một bằng sáng chế về một phát minh có tên là “Endlessly Sliding Ball Spline Shaft Bearing”. Phạm vi yêu cầu về bằng sáng chế trong bản ghi chi tiết kỹ thuật một phát minh mới trong đơn của nguyên đơn được ghi như sau:

Endlessly Sliding Ball Spline Shaft Bearing (vòng bi có trục, chốt trục và bi có thể xoay trượt liên hoàn) gồm: Vỏ bên ngoài là một xi-lanh, có một đường rãnh xoắn, có chứa bi, để bi trượt với hình dạng chữ U chéo nhau và một đường rãnh xoắn, không chứa bi, với hình dạng chữ U chéo nhau nằm sâu hơn so với đường rãnh xoắn có chứa bi. Hai đường rãnh xoắn này có độ dài bằng nhau, nằm đối xứng và được ngăn cách bởi hai lớp vách mỏng và dầy bên trong của Xi-lanh. Hai lớp vách được nối với nhau qua một lỗ thủng, tại đây có một rãnh xoắn đẩy giúp cho bi trượt liên tục từ rãnh xoắn có chứa bi sang rãnh xoắn không chứa bi. THK đã kiện Tsubakimoto Seiko về vi phạm sáng chế, tại Toà án Tối cao, bên kháng cáo đã viện dẫn rằng tất cả các yếu tố kỹ thuật trong quy trình sản xuất Endlessly Sliding Ball Spline Shaft Bearing sau là có những yếu tố kỹ thuật giống với phát minh đã được cấp bằng sáng chế của THK. Toà án quận Tokyo đã không tìm thấy sự vi phạm ở đây trên cơ sở là sản phẩm của Tsubakimoto đã không theo phạm vi kỹ thuật của bằng sáng chế của THK. Toà án quận đã cho rằng một số yếu tố kỹ thuật trong sản phẩm của bị đơn khác với bằng sáng chế, và thậm chí các yếu tố kỹ thuật này có thể thay đổi được, và sự thay đổi này đã không rõ ràng (không hiển nhiên) đối với những người lành nghề trong lĩnh vực tri thức, kỹ thuật tại thời điểm nộp đơn và chính vì vậy, Học thuyết Tương tự không được áp dụng vào trường hợp này. Toà án Phúc thẩm Tokyo, sau khi đã chỉ ra việc khả năng áp dụng Học thuyết Tương tự, đã kết luận rằng có một vài chi tiết kỹ thuật trong sản phẩm của bị đơn không giống với những yếu tố kỹ thuật đã được miêu tả trong phạm vi yêu cầu của phát minh đã được cấp bằng sáng chế của bị đơn, song các yếu tố kỹ thuật này đều có những rắc rối về mặt kỹ thuật cần được giải quyết, bởi vì chúng đều dựa trên cùng một ý tưởng kỹ thuật do đó đã dẫn đến những hậu quả tương tự, do vậy, các yếu tố kỹ thuật này có thể được thay thế và sự thay thế này đã tồn tại tại thời điểm nộp đơn và các yếu tố khác nhau này không có ý nghĩa kỹ thậut đặc biệt, và vì vậy, sản phẩm của bị đơn đã thuộc vào phạm vi kiến thức kỹ thuật của phát minh đã được cấp bằng sáng chế của nguyên đơn.

Khi bị đơn Tsubakimoto chống án, Toà án Tối cao trước tiên đã làm rõ các điều kiện để áp dụng Học thuyết Tương tự như sau:

“Trong khi xác định liệu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất của bị đơn có thuộc phạm vi kỹ thuật của phát minh đã được cấp bằng sáng chế của nguyên đơn hay không, thì phạm vi kỹ thuật của phát minh đã đựơc cấp bằng sáng chế đó phải được khẳng định trong bản miêu tả về phạm vi yêu cầu đối với phát minh trong bản ghi chi tiết kỹ thuật của một phát minh với được gửi kèm theo đơn xin cấp bằng sáng chế (Điều 70 – Khoản 1 Luật Sáng chế), nếu các yếu tố kỹ thuật đã được miêu tả trong phạm vi yêu cầu có những điểm khác nhau với những yếu tố kỹ thuật tương ứng trong sản phẩm của bị đơn, thì sản phẩm của bị đơn không thể bị kết luận rằng nó thuộc phạm vi kỹ thuật của phát minh đã được cấp bằng sáng chế của nguyên đơn. Nếu trong phạm vi yêu cầu có những yếu tố kỹ thuật khác với những yếu tố kỹ thuật tương ứng của sản phẩm của bị đơn buộc phải bị kết luận rằng nó thuộc vào phạm vi kỹ thuật của phát minh đã được yếu tố kỹ thuật của phát minh đã được cấp bằng sáng chế của nguyên đơn vì nó sẽ trở nên tương tự với những yếu tố kỹ thuật được miêu tả trong phạm vi yêu cầu (1), nếu các yếu tố kỹ thuật này không phải là những yếu tố cơ bản của phát minh đã được cấp bằng sáng chế (2), mục đích của phát minh đã được cấ bằng sáng chế có thể đạt được, hoặc hậu  quả tương tự có thể bị xảy ra bởi việcthay thế các yếu tố kỹ thuật này của sản phẩm của bị đơn; (4), sản phẩm của bị đơn dễ được nhận biết bởi một người lành nghề trong tri thức, kỹ thuật (togyoshi) tại thời điểm nộp đơn; (5), các yếu tố kỹ thuật tương ứng cảu sản phẩm của bị đơn không có ý định loại trừ phạm vi yêu cầu đối với bằng sáng chế tại thời điểm nộp đơn”.

Sau đó Toà án Tối cao đã kết luận rằng Toà án cấp dưới đã không xem xét đến khả năng thay thế và sự dễ dàng thay thế, trên tinh thần hiểu biết chung về kỹ thuật tại thời điểm nộp đơn, và đã bác bỏ quyết định của Toà án cấp dưới và đưa ra quyết định khác với Toà án cấp dưới. Hy vọng rằng, sau quyết định này thì Học thuyết Tương tự sẽ được áp dụng thường xuyên hơn để bảo hộ người chủ sở hữu bằng sáng chế.

Một Học thuyết ngược lại là Học thuyết Estoppel hoặc là Học thuyết về lịch sử của việc khởi kiện đồng thời được Toà án thừa nhận trong một số trường hợp thích đáng. Trong vụ Muranaka kiên K.K Daiwa Gomu Seikakusho, Toà án đã bác bỏ ý kiến tranh luận của nguyên đơn rằng việc sử dụng quy trình bất hợp pháp của bị đơn là tương tự với quy trình đã được cấp bằng sáng chế của nguyên đơn. Lý lẽ của Toà án là nguyên đơn, có lần đã bị hạn chế về quy trình sử dụng biện pháp đặc biệt, không được phép đòi quyền lợi từ quy trình của bị đơn vì bị đơn đã không sử dụng biện pháp nêu trên có cùng một kết quả. Một ví dụ khác là Kawanishi kiện Kophach Sportgeleite GmbH trong đó Toà án đã dựa vào nguyên tắc ngay tình của Luật Dân sự trong trường hợp nếu Học thuyết không được phủ nhận được áp dụng[8].

3. Các biện pháp dân sự

Trong trường hợp có sự vi phạm sáng chế, chủ sở hữu sáng chế có thể: (i) Yêu cầu người xâm hại ngừng hành vi (Điều 100, Khoản 1 Luật Sáng chế); (ii) Yêu cầu người xâm hại huỷ bỏ những bài báo hoặc những phương tiện có liên quan đến sự xâm phạm (Điều 100, Khoản 2 Luật Sáng chế); (iii) Khởi kiện ra toà án để đòi người xâm phạm bù đắp cho thiệt hại về uy tín kinh doanh của chủ sở hữu sáng chế do hành vi vi phạm gây ra (Điều 106 Luật Sáng chế) chẳng hạn đăng lời xin lỗi, cải chính trên báo; (iv) Đòi hỏi người vi phạm trả cho chủ sở hữu sáng chế một khoản lợi nhuận có được từ sự vi phạm quyền sở hữu sáng chế (Điều 703 Bộ luật dân sự Nhật Bản); (v) Yêu cầu người vi phạm bồi thường cho chủ sở hữu sáng chế những thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (Điều 706 Bộ luật Dân sự Nhật Bản)[9].

Biện pháp dân sự đối với hành vi vi phạm quyền sáng chế gồm hai loại: (i) Lệnh của toà: Lệnh của toà là thường được sử dụng nhằm khắc phục và có thể yêu cầu chống lại tất cả các hành vi vi phạm (Điều 100 khoản 11); (ii) Bồi thường thiệt hại: Chủ sở hữu sáng chế còn có quyền được bồi thường thiệt hại tương ứng với lợi nhuận mà người vi phạm có được (Điều 102). Ngoài ra, còn có thể bồi thường thiệt hại bằng cách tính phí sử dụng sáng chế. Việc bồi thường thiệt hại không có tính chất trừng phạt. Người có quyền sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu tịch thu và tiêu huỷ hàng hoá, bao gồm cả huỷ sổ sách và vật liệu tạo ra một phần vi phạm (Điều 101 khoản 2). Ở Nhật Bản thiệt hại là “không lớn hơn thực tế”[10] và khó có thể đòi hỏi bồi thường đầy đủ giá trị của khoản tiền thiệt hại, khả năng đòi hỏi thiệt hại vượt quá thiệt hại thực tế là không tồn tại. Việc tính toán thiệt hại do hành vi vi phạm có thể được tính toán trên cơ sở thu nhập bị mất đi, tiền trả cho tác giả, hoặc kết hợp cả hai cách trên.

Theo quy định của Luật Sáng chế Nhật Bản:

– Các loại thiệt hại được chấp nhận: thiệt hại thực tế hoặc lợi nhuận bị mất đi; phí sử dụng bản quyền tác giả; lợi nhuận của bên xâm phạm, án phí.

– Các loại thiệt hại không được chấp nhận: thiệt hại gia tăng (bồi thường có tính chất trừng phạt); phí luật sư.

4. Xác định thiệt hại

Cở sở cho việc xác định thiệt hại do hành vi vi phạm quyền sở hữu sáng chế là những thứ mà nguyên đơn có được từ việc sử dụng sáng chế của mình một cách tự  nhiên. Nếu nguyên đơn sử dụng sáng chế của mình mà có được lợi nhuận thì thiệt hại còn bao gồm cả lợi nhuận mất đi- lợi nhuận mà đáng ra nguyên đơn có được- bởi hành vi vi phạm (được xác nhận bằng giấy tờ cần thiết, có nghĩa, lợi nhuận của chủ sở hữu sáng chế bị mất do hành vi vi phạm là thiệt hại được xác định chính xác).Nếu thiệt hại thực tế không thể xác định dược một cách chắc chắn thì việc tính phí sử dụng bản quyền có khả năng được vận dụng. Trong tình huống này coi như chủ sở hữu sáng chế không sử dụng bằng sáng chế của mình mà li-xăng của sáng chế đó đã được sử dụng, người sở hữu có quyền hưởng phí. Khi chủ sở hữu sáng chế bị xâm hại quyền một cách cố ý hoặc sơ suất bởi người khác, có thể sử dụng yêu cầu bồi thường thiệt hại để chống người vi phạm. Nguyên tắc chung của yêu cầu bồi thường thiệt hại áp dụng theo quy định tại Điều 709 Bộ luật Dân sự Nhật Bản. Nguyên đơn phải cung cấp số liệu thiệt hại, nhưng để dễ dàng trong việc cung cấp bằng chứng, Điều 102 Luật Bản quyền quy định cụ thể cách thức tính toán thiệt hại, quy định nguyên tắc suy đoán thiệt hại.

Việc tính toán thiệt hại thực tế được quy định rất rõ ràng tại Điều 102 Luật Sáng chế Nhật Bản:

1. Mức thiệt hại được tính bằng cách nhân số lượng sản phẩm của bị đơn đã được chuyển nhượng với mức lợi nhuận trên một đơn vị số lượng sản phẩm của nguyên đơn là chủ sở hữu sáng chế và mức thiệt hại này không được vượt quá mức mà nguyên đơn có năng lực sử dụng sáng chế ấy. Trong trường hợp có lý do mà nguyên đơn không thể bán phần tương đương với một phần hoặc toàn phần của số lượng sản phẩm mà bị đơn đã chuyển nhượng, thì phải khấu trừ kim ngạch của phần tương đương đó;

2. Mức lợi nhuận mà bị đơn là người xâm hại đã nhận được do sự xâm hại quyền sở hữu sáng chế thì được giả định là mức thiệt hại;

3. Kim ngạch tương đương với mức phí mà nguyên đơn là chủ sở hữu sáng chế lẽ ra nhận được do sự cho sử dụng sáng chế có bằng bảo hộ được xem là mức thiệt hạiToà không ngăn cản nguyên đơn việc yêu cầu bồi thường vượt quá mức kim ngạch tương đương với mức phí lẽ ra nhận được do sự cho sử dụng sáng chế tại khoản 3. Nhưng trong trường hợp sự xâm hại không do cố ý hay sơ suất, khi định mức bồi thường thiệt hại, toà có thể xét điều đó mà giảm mức thiệt hại“.

Như vậy, Điều 102 Luật Bản quyền Nhật Bản đã quy định cách tính thiệt hại thực tế dựa trên ba  nguyên tắc[11]:

Thứ nhất, khi người vi phạm có được lợi nhuận từ sự vi phạm, số lợi nhuận đó được giả định là số thiệt  hại của người sở hữu sáng chế;

Thứ hai, người sở hữu sáng chế có thể đòi hỏi người vi phạm bồi thường thiệt hại tương ứng với số tiền mà người sở hữu sáng chế nhận được trong điều kiện bình thường hoặc tỷ suất sử dụng bằng sáng chế.

Thứ ba, nguyên đơn không bị ngăn cản việc yêu cầu bồi thường thiệt hại vượt quá số tiền mà người sở hữu sáng chế nhận được trong điều kiện bình thường. Trong trường hợp người xâm hại không có lỗi cố ý hoặc vô ý nặng, khi định mức bồi thường thiệt hại, toà có thể xét điều đó mà ấn định mức bồi thường thiệt hại.

Phân tích Điều 102 Luật Sáng chế Nhật Bản cho thấy có 2 phương pháp tính toán thiệt hại do hành vi vi phạm quyền sở hữu sáng chế:

Phương pháp thứ nhất: xác định lợi nhuận bị mất – phần lợi nhuận mà nguyên đơn sẽ có nếu như không có bên vi phạm. Được tính toán bởi lợi nhuận mà lẽ ra người sở hữu sáng chế hoặc người sử dụng li-xăng hợp pháp quyền sáng chế có được.Căn cứ để tính toán được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 102 Luật Sáng chế.

Công thức theo Khoản 1 Điều 102:

Thiệt hại = Số lượng sản phẩm mà bị đơn đã chuyển nhượng x mức lợi nhuận trên một đơn vị số lượng sản phẩm của nguyên đơn

Khoản 1 Điều 102 Luật Sáng chế là điều khoản mới được bổ sung khi sửa đổi bổ sung Luật Sáng chế vào năm 1998. Trước khi điều khoản này được bổ sung thì việc bồi thường thiệt hại được rất thấp (do chỉ được áp dụng quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 102). Việc áp dụng quy định mới tại Khoản 1 Điều 102 Luật Sáng chế có thể tính mức thiệt hại bằng cách nhân số lượng sản phẩm của bị đơn đã được chuyển nhượng với mức lợi nhuận trên một đơn vị số lượng sản phẩm của nguyên đơn là chủ sở hữu sáng chế. Tuy nhiên, mức thiệt hại này phải nằm trong phạm vi kim ngạch mà nguyên đơn có năng lực sử dụng sáng chế đó, còn số lượng sản phẩm mà nguyên đơn không bán được thì phải bị khấu trừ ra. Đề xác định mức thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 cần phải làm rõ số lượng sản phẩm của bị đơn đã được chuyển nhượng.

Công thức theo Khoản 2 Điều 102:

Thiệt hại = Số lượng sản phẩm mà bị đơn đã chuyển nhượng x  mức lợi nhuận trên một đơn vị số lượng sản phẩm của bị đơn.

Theo Khoản 2 Điều 102 Luật Sáng chế có nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa lợi nhuận mà bị đơn đã nhận, được giả định như là mức thiệt hại theo Điều 102 Khoản 2. Có quan điểm cho rằng đó là lợi nhuận thô bằng cách lấy doanh thu trừ đi giá thành của sản phẩm, quan điểm khác cho rằng đó là lợi nhuận ròng bằng cách lấy lợi nhuận thô trừ đi các chi phí cần thiết khác để đạt được mức doanh thu đó. Trước đây nhiều án lệ đã dựa vào tư duy lợi nhuận ròng, nhưng dần dần nhiều ý kiến cho rằng nếu dựa vào lợi nhuận ròng thì mức bồi thường thiệt hại quá thấp. Trong thời gian gần đây, một số toà án địa phương của Nhật Bản đã có khuynh hướng áp dụng cách tính gần với lợi nhuận thô. Tư duy này còn gọi là tư duy về lợi nhuận biên, trong trường hợp nguyên đơn đã đầu tư nghiên cứu xong và đang sản xuất bán ra thì không cần phải đầu tư để nghiên cứu hay tuyển dụng thêm lao động nữa, nên trong phạm vi số lượng sản xuất bán ra hiện nay lợi nhuận bị thất thoát của nguyen đơn được tính bằng cách lấy doanh thu tiền bán sản phẩm trừ đi các chi phí khả biến như giá mua nguyên vật liệu… Vì vậy lợi nhuận mà bị đơn là người xâm hại nhận được là tiền đề để giả định mức thiệt hại, cũng sẽ là kim ngạch lấy doanh thu tiền bán sản phẩm của bị đơn trừ đi các chi phí khả biến. Tư duy này cho rằng các chi phí đã đầu tư để nghiên cứu không được khấu trừ, mà chỉ tính đến lợi nhuận sắp thu được trên cơ sở có đầu tư ấy và giả định đấy là mức thiệt hại. Để xác định thiệt hại theo phương pháp quy định tại Khoản 2 Điều 102 cần làm rõ mức lợi nhuận của bị đơn bằng cách tính toán số lượng sản phẩm đã được chuyển nhượng, giá bán, chi phí.

Phương pháp thứ hai: xác định mức phí sử dụng sáng chế mà chủ sở hữu sáng chế lẽ ra nhận được khi cho sử dụng sáng chế có bằng bảo hộ. Phương pháp  này được quy định tại Khoản 3, khoản 4 Điều 102 Luật Sáng chế “Kim ngạch tương đương với mức phí mà nguyên đơn là chủ sở hữu sáng chế lẽ ra nhận được do sự cho sử dụng sáng chế có bằng bảo hộ được xem là mức thiệt hại“.

Công thức theo Khoản 2 Điều 102:

Thiệt hại = Số lượng sản phẩm mà bị đơn đã chuyển nhượng x  tỷ suất sử dụng sáng chế.

Quy định tại Khoản 3 Điều 102 Luật Sáng chế cho phép yêu cầu bồi thường thiệt hại tối thiểu, là kim ngạch tương đương với mức tiền thù lao có thể nhận được khi cho phép sử dụng sáng chế, bằng cách làm rõ doanh thu tiền bán sản phẩm của bị đơn rồi nhân với tỷ suất phí sử dụng. Trước đây quy định tại khoản 3 Điều 102 còn có chữ “thông thường”, đó là “mức tiền mà thông thường nguyên đơn lẽ ra nhận được…”, mức thiệt hại được tính bằng cách tham khảo hợp đồng sử dụng sáng chế ấy trong quá khứ hoặc giá sử dụng trong ngành. Nhưng nếu vậy thì mức bồi thường thiệt hại sẽ bằng kim ngạch ký hợp đồng sử dụng chính thức, xét rằng hành vi xâm hại có khả năng không bị phát giác, có ý  kiến cho rằng quy định này sẽ làm cho người khác nghĩ là xâm hại thì có lợi hơn. Bởi vậy, Luật Sáng chế sửa đổi năm 1998 đã bỏ chữ “thông thường”, việc đòi bồi thường thiệt hại cao hơn kim ngạch của hợp đồng sử dụng chính thức được thừa nhận.

Qua thực tiễn thi hành và các án lệ ở Nhật Bản cho thấy việc tính toán mức bồi thường thiệt hại tương đương với phí sử dụng sáng chế theo phương pháp quy định tại Khoản 3 Điều 102 là nhiều, trường hợp áp dụng phương này, sau khi xác định chứng cứ doanh thu tiền bán sản phẩm của bị đơn, mức bồi thường được tính bằng cách nhân doanh thu này với tỷ suất sử dụng sáng chế. Tuỳ theo nội dung vụ việc, đa số án lệ cho thấy tỷ suất phí sử dụng sáng chế dao động từ 3% đến 5%, sau khi Luật Sáng chế được sửa đổi năm 1998 tỷ suất sử dụng sáng chế có xu hướng cao hơn mức nói trên.

5. Thực tiễn áp dụng

Trên thực tế, việc xác định thiệt hại thực tế rất khó tính toán chính xác. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản rất mất thời gian và tốn kém. Chủ sở hữu quyền chỉ được bồi thường thiệt hại thực tế hoặc một khoản bồi thường hợp lý, phí luật sư không được coi là khoản được bồi thường.

Thẩm phán cần cần áp dụng nhiều kiến thức về kinh tế, tài chính, pháp lý hoặc tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Cần lưu ý rằng việc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm quyền sở hữu sáng chế không có tính chất trừng phạt như một số nước khác (Mỹ,Canada), nguyên đơn còn được trả án phí, nhưng không có phí luật sư. Việc yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần ít khi được đặt ra trong các vụ việc tranh chấp quyền sáng chế. Việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ việc xâm hại quyền sáng chế thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự. Đơn khởi kiện được lập thành hai bản gửi cho Toà án và bị đơn. Toà nhận được đơn khởi kiện sẽ thông báo cho cả nguyên đơn và bị đơn ngày xử để hai bên chuẩn bị chứng cứ.

Những ví dụ cụ thể dưới đây sẽ cho thấy thực tiễn vận dụng quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi xâm hại quyền sáng chế của Toà án Nhật Bản.

– Trường hợp áp dụng phương pháp thứ nhất

Ví dụ 1: Công ty A (nguyên đơn) có quyền sở hữu sáng chế đối với phương pháp chế tạo vật liệu tụ nhiệt dùng trong thiết bị sưởi điện dưới sàn theo phương thức tụ nhiệt. Vật liệu tụ nhiệt là vật liệu được tạo ra bằng cách trộn một số hoá chất, trên dưới một nhiệt độ nhất định vật liệu này sẽ biến thành thể lỏng hay thể đặc, nhiệt được tích tụ trong đó, khi dùng chung với máy sưởi điện sẽ giúp tăng hiệu suất sưởi. Công ty B (bị đơn) đã xâm hại quyền sở hữu sáng chế về vật liệu tụ nhiệt, dùng vật liệu tụ nhiệt để chế tạo và bán thiết bị sưởi điện dưới sàn theo phương thức tụ nhiệt từ tháng 12/1993 cho đến tháng 7/1005. Thiết bị sưởi điện dưới sàn theo phương thức tụ nhiệt là máy sưởi được lắp dưới sàn nhà, giá cả được tính theo diện tích lắp đặt, vì vậy, số lượng sản phẩm được chuyển nhượng cũng được tính theo diện tích lắp đặt.

Ở đây, “số lượng sản phẩm của bị đơn đã được chuyển nhượng” nêu ở Khoản 1 Điều 102 Luật Sáng chế là số lượng thiệt bị đã bán từ tháng 12/1993 đến tháng 5/1995 là 56,417m2. Quy định “Trong trường hợp có lý do mà nguyên đơn không thể bán phần tương đương với một phần hoặc toàn phần của số lượng sản phẩm mà bị đơn đã chuyển nhượng, thì phải khấu trừ kim ngạch của phần tương đương đó” đã được vận dụng. Vì vậy, trong thị trường thiết bị sưởi điện dưới sàn theo phương thức tụ nhiệt thị phần của Công ty A là 35%, của Công ty B là 35% và của các doanh nghiệp khác là 30%, sản phẩm của nguyên đơn cũng cạnh tranh với sản phẩm khác ngoài bị đơn, trong 56,417m2 mà bị đơn đã chuyển nhượng thì 22,567m2 được xem là dù bị đơn không có hành vi xâm hại đi nữa, doanh nghiệp khác hơn nguyên đơn có thể nhận đặt hàng, đó là lý do mà nguyên đơn không bán được. Do đó, số lượng sản phẩm của bị đơn đã được chuyển nhượng làm cơ sở tính mức thiệt hại là 56,417m2 – 22,567m2.

Mức lợi nhuận mà nguyên đơn là chủ sở hữu sáng chế nhận được theo khoản 1 Điều 102 Luật Sáng chế là 11,566 yên/m2.

Ngoài ra, thiết bị sưởi điện dưới sàn theo phương thức tụ nhiệt còn được cấu thành bởi các bộ phậm khác nữa nên tỷ suất đóng góp (tỷ lệ của giá cả bộ phận có bằng sáng chế trên tổng giá trị của thiết bị) của vật liệu tụ nhiệt cho thiết bị sưởi của nguyên đơn được nhận định là 60%.

Mức thiệt hại được tính để Công ty A được nhận bồi thường tính theo phương pháp thứ nhất là: (56,417m2 – 22,567m2) x 11,566 yên x 0,6 = 234,900,000 yên.

Ví dụ 2: Quyền sở hữu sáng chế bị xâm hại trong ví dụ dưới đây liên quan đến thiết bị đo tải điện dùng nước làm nguội nhiệt do điện trở phát sinh. Bị đơn đã xâm hại quyền sở hữu sáng chế của nguyên đơn bằng cách chế tại thiết bị đo tải điện và dùng nó vào nghiệp vụ kiểm tra phụ tải của máy phát điện. Đối với quyền sở hữu sáng chế, ngoài việc xâm hại bằng cách chế tạo sản phẩm sáng chế, việc sử dụng sản phẩm đang xâm hại quyền sở hữu sáng chế cũng bị xem là xâm hại quyền sở hữu sáng chế, sử dúngáng chế mà không được sử cho phép của chủ sở hữu sáng chế hay không có lý do theo luật định thì bị xem là xâm hại quyền sở hữu sáng chế. Trong trường hợp này, nghiệp vụ kinh doanh mà bị đơn thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị đo tải điện xâm hại sáng chế của nguyên đơn cũng bị xem là xâm hại quyền sở hữu sáng chế. Bị đơn đã thực hiện nghiệp vụ này một lần trong ngày và 6 lần mỗi lần trong hai ngày,  tổng cộng là 7 lần trong 13 ngày.

Toà án đã áp dụng tư duy về lợi nhuận biên và áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Sáng chế, về lợi nhuận được quy định “mức lợi nhuận mà bị đơn là người xâm hại nhận được do sự xâm hại quyền sở hữu sáng chế“. Toà cho rằng trong thực tế chủ sở hữu sáng chế đang sử dụng sáng chế, trong phạm vi chế tạo không cần đầu tư trang thiết bị mới và không cần tuyển dụng thêm lào động, thì “lợi nhuận” mà mức doanh thu của bị đơn là người xâm hại chỉ khấu trừ các chi phí khả biến để chế tạo và sử dụng sáng chế mà thôi. Toà cũng nhận định rằng số lần sử dụng máy của bị đơn chỉ có 7 lần, là phạm vi mà nguyên đơn có thể sử dụng sáng chế mà không cần đầu tư mới hay tuyển dụng thêm lao động.

Thu phí của bị đơn là 220,000yên đối với nghiệp vụ một ngày, 350,000yên đối với nghiệp vụ 2 ngày, vậy trong 7 lần thực hiện bị đơn thu được 22,000 +  (350,000 x 6 lần) = 2,320,000 yên.

Chi phí khả biến được khấu trừ từ lợi nhuận được nhận định là 20,000 yên một ngày, tổng chi phí khả biến là 20,000 x 13 = 260,000yên.

Lợi nhuận bị đơn thu được là: 2,320,000 yên – 260,000yên = 2,060,000 yên.

– Trường hợp áp dụng phương pháp thứ hai

Ví dụ 1: đây là vụ việc liên quan đến quyền sở hữu sáng chế đối với thành phần dung dịch thuốc tẩy có mùi thơm đặc trưng là sử dụng một hoặc nhiều mùi thơm trong đa số các mùi thơm ghi trong phạm vi xin văn bằng bảo hộ của nguyên đơn. Sản phẩm mà bị đơn đã chế tạo và bán ra là dung dịch thuốc tẩy có mùi thơm, sản phẩm mà bị đơn chế tạo và bán ra từ ngày 02/12/1987 đến ngày 22/3/1995 có chứa mùi thơm ghi trong phạm vi xin văn bằng bảo hộ của nguyên đơn, đã xâm hại quyền sở hữu sáng chế của nguyên đơn. Doanh thu tiền bán sản phẩm của bị đơn trong thời gian nói trên là 26 tỷ 730 triệu yên.

Để xác định tỷ suất sử dụng sáng chế toà xem xét các yếu tố sau đây:

Thứ nhất, sản phẩm của bị đơn bán được là do hiệu ứng sử dụng thuốc tẩy được mốc mà không cần chà xát mạnh hơn là hiệu dụng của mùi thơm đang có bảo hộ của nguyên đơn và do nỗ lực khuyến mại của bị đơn.

Thứ hai, sản phẩm của bị đơn chỉ chứa một loại mùi thơm trong 31 loại mùi thơm mà nguyên đơn đã liệt kê trong phạm vi xin văn bằng bảo hộ.

Thứ ba, các loại mùi thơm khác cũng như tỷ lệ pha trộn trong sản phẩm của bị đơn đều không thuộc nội dung sáng chế của nguyên đơn.

Thứ tư, trong các mùi thơm mà sản phẩm của bị đơn sử dụng, tỷ lệ sử dụng mùi thơm trong sáng chế của nguyên đơn là dưới 10%.

Toà nhận định tỷ suất phí sử dụng sáng chế trong trường hợp này là 1% doanh thu tiền bán sản phẩm của bị đơn (= 26 tỷ 730 triệu yên : 100), tỷ lệ 1% là con số tương đối thấp, nhưng vì doanh thu của bị đơn rất cao nên nguyên đơn đã được hưởng mức bồi thường thiệt hại khá cao.

IV. MỘT SỐ KẾT LUẬN

Trên bình diện chung, có thể nói rằng hệ thống pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ của Nhật Bản khá đầy đủ, được hoàn chỉnh qua các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của đất nước Nhật Bản, đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đất nước và hội nhập quốc tế, tham gia các Công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ. Qua việc phân tích quy định pháp luật Nhật Bản về căn cứ bồi thường thiệt hại nói chung, căn cứ bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ nói riêng và quy định pháp luật Nhật Bản về hành vi vi phạm pháp luật, xác định mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sáng chế có thể rút ra một số bài học cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam như sau:

– Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ khá cụ thể nhưng đồng thời cũng rất linh hoạt.

– Quy định của pháp luật thể hiện sự tôn trọng quyền phán quyết của Toà án tuỳ thuộc tình hình thực tế, cách tính toán cho từng vụ việc, chẳng hạn với yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sáng chế, ngoài các công thức luật định Toà án còn căn cứ vào các yếu tố khác như thị trường, khả năng tiêu thụ của nguyên đơn, bị đơn, các yếu tố làm tăng hoặc giảm giá bán, hiệu quả của phương thức kinh doanh, giá trị chi tiêt vi phạm trong cấu thành một sản phẩm… để tính toán mức bồi thường phù hợp nhất. Các án lệ có vai trò quan trọng trong việc làm căn cứ thực tế cho Toà án ra phán quyết.

– Sự thất thoát lợi ích lẽ ra phải có nếu không có hành vi xâm hại được xem như là nguyên tắc chính để tính thiệt hại, pháp luật không thừa nhận việc quyết định mức bồi thường thiệt hại có tính chất trừng phạt[12].

——————————————————————


[1] Năm 1975, Nhật Bản gia nhập Công ước thành lập tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Công ước này được ký tại Stockholm vào ngày 14/7/1967.

[2] Ở Nhật Bản, có 47 đơn vị hành chính (kể cả thủ đô Tôkyo), mỗi đơn vị có một Toà án địa phương. Trên cấp Toà án địa phương có các Toà phúc thẩm ở 8 vùng trên toàn quốc.

[3] Quan điểm bồi thường thiệt hại dựa trên việc tính toán tổn thất thực tế xuất phát từ một án lệ. Ngày 11/7/1997, Toà án tối cao của Nhật Bản đã ra phán quyết phủ định hiệu lực của bản án ra lệnh bồi thường có tính cách trừng phạt của Toà án tiểu bang California của Mỹ vì cho rằng bản án này trái với trật tự công cộng và tập tục tốt lành của Nhật Bản. Quan điểm trong phán quyết này của Toà án tối cao được xem là quan điểm chung hiện nay của Toà án của Nhật Bản. Ở Nhật Bản, để thi hành phán quyết của Toà án nước ngoài tại Nhật Bản phải được Toà án của Nhật Bản công nhận và cho thi hành. Theo Điều 118 Bộ luật tố tụng dân sự Nhật Bản, phán quyết của Toà án nước ngoài được xem là có hiệu lực khi thoả mãn tất cả các điều kiện cần thiết, một trong các điều kiện cần thiết đó là “nội dung của phán quyết và thủ tục tố tụng không trái với trật tự công cộng và tập tục tốt lành của Nhật Bản“. Toà án tối cao Nhật Bản cho rằng “Không phải chỉ vì phán quyết của Toà án nước ngoài có nội dung không dựa vào chế độ mà nước ta áp dụng mà kết luận ngay rằng không thoả mãn các điều kiện nói trên. Nhưng trong trường hợp thấy rằng phán quyết ấy trái với nguyên tắc cơ bản hay quan niệm cơ bản trong trật tự pháp luật của nước ta thì phải nói rằng phán quyết nước ngoài ấy trái lại trật tự công cộng nêu ra trong điều luật nói trên“. Với trường hợp nói trên, Toà án tối cao Nhật Bản cho rằng: “Chế độ bồi thường thiệt hại có tính cách trừng phạt được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự của tiểu bang California là chế độ, đối với người gây hại có hành vi xấu nghiêm trọng, ngoài mức bồi thường đối với thiệt hại thực tế, thông qua việc ra lệnh nộp thêm mức bồi thường, có mục đích chế tài đối với người gây hại và ngăn ngừa những hành vi tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Nếu xét mục đích ấy thì lệnh này có ý nghĩa tương đương như hình phạt tiền ở nước ta. Khác với tư duy nói trên, chế độ bồi thường thiệt hại do hành vi sai lầm dân sự của nước ta chỉ có mục đích khôi phục tình trạng khi chưa có hành vi sai lầm dân sự bằng cách đánh giá sự thiệt hại thực tế bằng tiền bạc của người bị hại, buộc người bị hại bồi thường mức ấy để bù đắp tổn thất mà người bị hại đã gánh chịu…, do đó không có mục đích dự phòng nói chung, như chế tài đối với người gây hại hay ngăn ngừa hành vi tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Nói rõ hơn, nếu việc buộc người gây hại gánh chịu nghĩa vụ bồi thường thiệt hại có đưa đến kết quả là chế tài đối với người gây hại hoặc hiệu quả dự phòng nói chung đi nữa, đó chẳng qua là hiệu quả kèm theo có tính phản xạ của quyết định buộc người gây hại phải gánh chịu nghĩa vụ bồi thường để khôi phục tổn thất mà người bị hại đã chịu, do đó về mặt bản chất hoàn toàn khác với chế độ bồi thường thiệt hại có tính chất trừng phạt, là chế đội lấy chế tài đối với người gây hại và sự dự phòng nói chung làm (tiếp theo trang 3) mục đích cơ bản. Ở nước ta, việc ra biện pháp chế tài đối với người gây hại hoặc sự ngăn ngừa hành vi tương tự có thể xảy ra trong tương lại được phó thác cho chế tài hình sự hoặc hành chính. Vì vậy, giữa các bên  trong vụ việc liên quan vì hành vi sai lầm dân sự, ngoài mức bồi thường đối với thiệt hại thực tế, việc cho phép người bị hại nhận thêm tiền bồi thường với mục đích chế tài hay dự phòng nói chung bị xem là trái với nguyên tắc cơ bản hay quan niệm cơ bản của chế độ bồi thường thiệt hại do hành vi sai lầm dân sự của nước ta”. Tiếp theo đó, Toà án nhân dân tối cao đã nêu quan điểm về phán quyết ra lệnh bồi thường thiệt hại có tính cách trừng phạt của Toà án tiểu bang Califonia: “Trong phán quyết của Toà án nước ngoài này, ngoài mức bồi thường và chi phí tố tụng răn đe và chế tài.. phần ra lệnh trả thêm tiền để làm bồi thường có tính cách trừng phạt được xem là trái với trật tự công cộng của nước ta và phải xem là không có hiệu lực”.

[4] Về hành vi vi phạm sẽ phân tích kỹ ở các phần III.2, IV.2, V.2.

[5] Về cách xác định thiệt hại và mức bồi thường sẽ phân tích kỹ ở các phần III.4, IV.4, V.4.

[6] Điều 114-3, Điều 114-4 đã được sửa đổi bởi Luật số 92 năm 2004.

[7] Teruo Doi, “The Intellectual Property Law of Japan”  (1980) Sijthoff and Noordhoff.

[8] Xem “So sánh để tìm ra vi phạm trong tranh tụng về sở hữu trí tuệ”- Giáo sư Teruo Doi- Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án JICA 2000-2003 (Quyển 3).

[9] Nguồn: http/www.Japanese copyright law – Wikipedia, the free encyclopedia_files\Japanese patent law – Wikipedia, the free encyclopedia.htm.

[10] Athur Wineburg, “Intellectual property law in Asia” (2004) Lexis Nexis.

[11] Luật sở hữu trí tuệ – Giáo sư Teruo Dio- Tokyo Summer Program 2000.

[12] Trong một số trường hợp đặc biệt pháp luật cho phép Toà án quyết định mức bồi thường thiệt hại có thể lớn hơn thực tế nhưng không phải là mang tính chất trừng phạt, răn đe bên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Bài nghiên cứu nhỏ, Bài viết tại các Hội thảo, Chuyên đề khoa học, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp luật Dân sự

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: